殷慎敏　谢顺星（原文刊载于：《电子知识产权》2009年第9期）

目前美国专利法正经历着重要的改革。这次改革可以追溯到2003年2月，美国专利商标局提出了21世纪战略计划，强调提高专利质量和协调美国专利法与其贸易伙伴专利法的必要性。2003年10月由美国商务委员会提出题为“为了促进创新：竞争和专利法律政策之间的适当平衡”的报告；2004年美国国家科学研究院在对专利法进行了全面详细的研究后提出了题为“21世纪的专利体系”的研究报告，该报告已作为美国议会所提出的专利改革法案的基础。随后美国议会在专利法改革方面异常活跃。2006年4月由加州民主党议员Howard Berman和维吉尼亚州民主党议员Rick Bouche提出HR 5096 法案，题为“专利取决于质量法案”； 2006年8月由犹他州共和党参议员Orrin Hatch和佛蒙特州民主党参议员Patrick Leahy提出S3818 法案，即“2006年专利改革法案”。不过，HR 5096 法案在众议院和S3818 法案在参议院均未获通过。
　 　2007年4月18日，加州民主党议员Howard Berman和德州共和党议员Lamar Smith联合向众议院提交了HR1908法案，又称《2007专利改革法案》(The Patent Reform Act of 2007)。2007年9月7日，美众议院以225票赞成、175票反对通过了HR1908法案，这是自1952年以来对美国现行《专利法》实施的最全面的一次修正。针对2007专利改革法案，计算机和电子企业表示支持，认为该法案将提高专利质量，降低因专利侵权诉讼而产生的高额费用，限制侵权的损害赔偿金，使无关紧要的诉讼得到制止。而对该法案持强烈反对意见的以医药生物企业为主，他们声称，新法案使企业的知识产权市场价值大幅缩水，降低了对专利的保护力度，将导致更多的专利侵权。2008年2月4日，布什政府正式表态，反对《2007专利改革法案》的部分条款。同年2月6日，包括美国专利职业协会(POPA)在内的14家行业协会，联合致函参议院，请求阻止该法案通过。虽然在2008年1月14日，参议院司法委员会发表了长达160页的报告，敦促参议院尽快通过该法案。不过，与HR1908内容相同的S1145法案在参议院内进行全体表决时未获通过。
　　 2009年美国参议院司法委员会主席Patrick Leahy和众议院司法委员会主席John Conyers在新闻发布会上宣布，参众两院正式将2009年《专利改革法案》列入议程。2009年3月3日下午，美国参众两院议员共同召开记者会，宣布在第111次议会上提出新版专利改革法案《2009年专利改革法案》（Patent Reform Act of 2009）。随后由佛蒙特州民主党参议员Patrick Leahy和犹他州共和党参议员Orrin Hatch向参议院提交S515法案，并由Patrick Leahy ,加州民主党参议员Dianne Feinstein和宾州共和党参议员Arlen Specter对 S515法案进行了修改。2009年4月2日美国参议院司法委员会以15票赞成，4票反对通过了S515修正法案。目前该法案正在参议院等待投票表决。而与S515法案内容相同的HR1260法案也在等待众议院全体表决通过。
　　《2009专利改革法案》对现行《专利法》予以重大修正，其中包括以“先申请原则”（First-to-inventor-to-file）取代“先发明原则”（ First-to- invent）；在USPTO设置异议程序，让第三方可在专利授权后一年内向USPTO请求专利无效，无需再向法院提起诉讼；同时对《2007专利改革法案》中备受争议的条款诸如损害赔偿金和诉讼地进行了新的修正。本文将就最新的S515法案介绍美国专利法的修正内容。
　　一、先申请原则
　　截止1997年底全世界只有美国和菲律宾采用先发明原则，不过在1998年1月1日，菲律宾也采用了先申请原则，这样美国就成了唯一使用先发明原则的国家。由此可见，为了实现专利制度的全球统一，采用先申请原则是大势所趋。其实早在1966年就有委员会向当时的美国总统(Lyndon B Johnson)提议采用先申请原则。此外，出于简化申请，协调美国与其贸易伙伴在专利申请合作关系的目的，美国专利法也有必要采用先申请原则。以2007年为例，美国的专利申请量是467,000件，其中1/3的申请来自欧洲和日本。同样在欧洲和日本有1/3的申请来自美国。如此大的专利申请量决定了美国与欧洲日本协调合作的重要性。此外，采用先申请原则，企业不必再为确定发明时间而花费庞大的财力和人力。而1995年起美国实行的临时申请具有易申请费用低的特点，与先申请原则结合会使个体发明人与小企业受益匪浅。不过大学等研究机构担心采用先申请原则会不利于学术界最新研究成果的发表。
　　另外，在S515法案中特别提及，采用先申请原则的执行有效期是在该法案实行一年后。
　　二、损害赔偿金
　　有关损害赔偿金及其计算方式是这次改革的重要内容之一。由于这一规定对权利人和侵权人的影响都非常重大，有关条款也备受争议。美国现行法律中要求对专利侵权进行足够的赔偿，规定法院判赔的损害赔偿金不得低于合理的专利权使用费（reasonable royalty）。美国专利法284节关于专利侵权的赔偿规定为“根据有利于原告的证据显示，法院应对原告因专利受侵害之程度作出判决，给予足够的赔偿，其数目不得少于侵权人实施发明所需的合理的专利权使用费，以及法院所定的利息及诉讼费用之总和”。
　　《2007专利改革法案》大幅度地修改了284节以限制损害赔偿金的数额，提出分配计算法（Apportionment）来计算损害赔偿金,将专利权人的权益仅仅限于“专利对现有技术所做出的贡献”，即不将侵权的专利产品的全部市场价值作为赔偿金基础，而仅对该产品中被侵权的专利的部分计算赔偿额。例如，若一台计算机装载了含有专利技术的芯片，芯片的专利持有人将有权获得以芯片专利价值为基础的损害赔偿金，而非以整台计算机所含专利价值为基础的损害赔偿。该法案支持方表示，此举将会使损害赔偿金的确定更加公平和规范，防止专利权人因某个技术产品上的某项专利受到侵权便要求高昂赔偿的行为。不过，针对分配计算法来计算损害赔偿金的研究发现：使用该计算法可能会使美国的专利价值减少344-853亿美元，美国公司的市场价值减少384-2254亿美元，每年R&D将减少339-660亿美元，有可能让51000-298000制造业内人员失业。因此该法案的反对方称此举将纵容侵权行为，使企业和个人侵犯专利权的行为更加容易，侵权成本更加低廉，同时亦会削弱有效专利的价值。
　　S515法案对2007法案做出的重要修正是：允许法官作为“看门人”（gatekeepers）决定那些因素适用于损害赔偿金的计算，帮助陪审团确定适当的损害赔偿金。如果某公司被发现侵犯某一专利，法官要确定该专利对产品是否至关重要。对大多数医药公司而言，被侵权的专利对其产品有着举足轻重的影响，而对大多数软件和电子产品而言，被侵权的专利可能只是该产品数百件专利中的一件，其影响力很有限。从这个意义上来说，法官“看门人”的角色在损害赔偿金问题上起着非常重要的作用，这正是S515法案与2007法案的最大不同。
　　三、专利公开制度
　　专利公开制度和先发明原则一样，至今也只有美国采用特殊的制度。日本和欧洲都规定专利在申请后的18个月内公开。美国虽说也有专利公开制度，但对于未向其他国家申请的专利有一项特殊规定，即专利可以不公开。《2007专利改革法案》修改了这一特殊规定，统一了专利公开制度。不过，S515法案没有述及专利公开制度。　　
　　四、专利授权后的异议程序
　　S515法案在美国专利商标局（USPTO）设置了专利权授予后的异议程序，专利权人外的请求人可以在专利授权后的12个月有效期内向USPTO请求异议程序以确定专利的有效性，USPTO必须在12个月有效期内做出决定。请求人必须明确指出请求无效的权利要求，提供无效的根据、证据和其它被要求提供的材料。一旦USPTO确定了专利的有效性，请求人禁止再寻求复审或向法院法院提起诉讼确定专利有效性。S515法案还规定专利权人有权在异议过程中提交修改文件或取消相关权利要求或者修改附图。
　　该条款的支持者认为：现有专利法对专利提出异议的途径仅限于复审程序或诉讼，而新设立的异议程序可以提供相对经济快速的确定专利有效性途径，也可以尽快更正USPTO在专利授权方面的错误决定，提高专利质量，减少昂贵的诉讼。然而，反对方认为：异议程序可以使侵权人轻易地挑战有效专利，增加了专利权人和投资人的成本和不确定性。另外，美国每年大约有1000件异议案件，USPTO是否有能力处理这么多案件也受到专业人士的质疑。
　　S515法案在异议程序中取消了“专利有效推定”。所谓“专利有效推定”是指所有授权的专利都被推定是有效的。法院在受理无效诉讼时，所有权利要求都被推定是有效的，证明专利无效的举证责任在原告，专利权人不需要提供证据证明自己专利的有效性，原告则要提供“清楚而有说服力”的证据证明专利被错误地授予。由于USPTO作为行政机构，采用的证明标准是“优势证据”标准，和法院采用的证明标准并不一致，法院对证明标准的要求更高，为“清楚而有说服力”的证明标准。因此，直接向USPTO提出异议会使对专利的挑战变得更加容易。因此异议程序极有可能被滥用，一旦这一程序被竞争者利用，很可能给权利人带来重大损失，不利于发明的开发和实施
　　五、管辖地
　　S515法案排除了制造地管辖，对于专利诉讼的地点，被告所在地和侵权行为地做了大量限制性的规定。现有法案的管辖地规定常常会造成原告选择一个对其较有利的法院来审理案件的现象，这种现象被称为Forum Shopping。S515法案建议改变专利诉讼管辖地规则，规定专利侵权案件应在下列所在地审理：（1）被告商业营业的主要所在地或被告公司成立的所在地；外国公司的在美国的诉讼管辖地是其美国子公司商业营业的主要所在地或子公司成立的所在地。（2）被告实施重大侵权行为所在地且该地有被告所控制的实体场所。（3）原告居住地。S515法案还规定允许法院根据被告的请求，将诉讼案件转移到更为方便的管辖地审理。
　　该条款的支持者认为：条款的改变有助于限制Forum Shopping，从而减少由Forum Shopping导致的昂贵的诉讼相关费用。而反对者认为这种改变并不会有助于产生适当方便的诉讼管辖地。
　　另外值得注意的是，S515法案在不公平行为（Inequitable Conduct）和最佳实施方案（Best mode）等重要议题上没有做进一步的修改和述及。
　　综上所述，S515法案在先申请原则，损害赔偿金，授权后异议程序以及管辖地等方面做了重要修改。虽然它与2006及2007 年的专利改革法案基本内容相同，但在综合各方面意见后提出的S515法案剔除了某些备受争议的条款，做出一些重要的妥协，因而受到了包括美国知识产权法律协会，专利公平联合会（Coalition for Patent Fairness）以及21世纪专利改革联合会(The Coalition for 21st Century Patent Reform)的支持。S515法案和HR1260法案能否分别在参议院和众议院得到通过将是2009年专利改革成功与否的重要标志。