以下通过客体问题答复和创造性答复进行举例说明。
(1)客体问题
需要说明的是,本文中所举例的客体问题是由于审查员误判而产生的,而非申请文件真实存在的客体问题。
各个领域的技术发展日新月异,即使是处于研发一线的申请人也未必能全知全会,更何况代理师和审查员。相较于审查员,代理师可以方便地与申请人进行沟通与探讨,从而加强对申请文件中技术方案的认识。而审查员一方面并不处于研发一线,技术知识的更新滞后于申请人和代理师;另一方面鉴于自身的官方背景和审查指南的相关要求,审查员也不能比较自由和方便地与申请人进行沟通。因此,受限于知识储备和认知水平,审查员很可能错误地认定申请文件存在客体问题。
案例:一种区间信息分析方法(申请号为:201810634685.3)
技术方案简述:本申请提供一种区间信息分析方法,应用递归的方法,基于前驱结点的区间信息和守卫条件,实现了值依赖图中任一结点区间信息的获取,提高了值依赖图的分析效率和分析进度。
审查意见简述:审查员下发了第一次审查意见通知书,指出申请文件中的值依赖图属于抽象的数学概念对象,不涉及具体的应用领域;申请文件中的技术手段属于对抽象对象采用数学算法的推演,不是符合自然规律的技术手段;所解决的问题不构成技术问题;所得到的效果属于数学算法本身具有的效果,不是技术效果。
答复思路解析:阅读审查意见,可以得出审查员认为本申请存在的缺陷在于本申请的技术方案属于数学算法,因此存在客体问题。进一步地,对审查意见中关于客体问题认定部分的论述进行仔细研读,还原本申请的审查过程,大致可以分析获知以下隐含信息:审查员对于值依赖图相关的计算机知识储备不足,导致错误地将值依赖图认定为抽象的数学概念,进而认为本申请的技术方案是数学算法。
事实上,本申请中的值依赖图是一种构造程序值依赖关系的有向图,是软件漏洞检测和程序分析的实际存在的实体对象,可以结合申请文件具体实施例中的C语言应用实例,从技术问题、技术手段和技术效果三个方面进行论述。
然而,根据上述论述内容进行争辩成功的可能性依然较小,这是因为一方面值依赖图相对冷门且不易理解;另一方面上述论述中的应用实例与计算机程序相关,如果缺乏相关的计算机技术知识,也容易被误解。既然如此,如果能向审查员举证值依赖图在现有技术中的应用,向其证明其在解决软件漏洞检测和程序变量检测等技术问题中已经广泛存在,则可以大大提高争辩成功的可能性。因此,在本次审查意见答复中,代理师不仅结合申请文件中的应用实例对审查意见所指出客体问题进行答复,还引用了两篇现有技术中的学术论文,对值依赖图的概念及应用进行了大量说明。
最终,审查员接受了此次意见陈述的观点,认定本申请不存在客体问题。
(2)创造性问题
创造性问题很容易受到审查员主观因素的影响,这一点连《专利审查指南》也不否认。为此,《专利审查指南》设定了“本领域技术人员”这一概念,目的“在于统一审查标准,尽量避免审查员主观因素的影响”。需要注意的是,此处是“尽量避免”,而不是“完全消除”。
在创造性的评述中,通常认为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”这一步骤容易受到审查员主观因素的影响。事实上,三步法中的每一步都会受到审查员主观因素的影响。比如:
在“确定最接近的现有技术”这一步骤中,由于对技术方案理解上的差异,导致审查员与申请人所确定的最接近的现有技术可能是不一样的;不同的审查员所确定的最接近的现有技术也可能是不一样的;同一审查员在同一申请的不同审查阶段所确定的最接近的现有技术也可能是不一样的。
在“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”这一步骤中,审查员认定的具有创造性的特征和申请人认定的具有创造性的特征经常不一致。此外,审查指南也记载了“由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题”。
案例:推进剂输送装置和推进剂加注方法(申请号为:202110492841.9)
技术方案简述:本申请提供推进剂输送装置和推进剂加注方法,通过气路旁通管路连通相邻推进剂贮存管路中表面张力贮箱的进气端,通过液路旁通管路连通相邻推进剂贮存管路中表面张力贮箱的出液端,消除了表面张力贮箱气路气阻的不均衡,以及消除了推进剂输送过程中的排放不同步,无需对推进剂输送装置中的各个组件进行流阻计算,利于组件快速制作和工程化,同时,对各个组件的加工精度要求较低,降低了运载火箭的发射成本。
审查意见简述:审查员提供了两篇对比文件。
对比文件1为空间飞行器推进剂在轨补加系统与实现方法及飞行器(申请号为:201711377378.3)。该对比文件所提供的推进剂接收装置具备贮箱增压气体多次回用功能,无需补加增压气体,降低推进剂补加成本。
对比文件2为一种封闭式的低填充率并联贮箱加注方法(申请号为:201910165273.4)。该对比文件所提供的方法实现了不需要通过气口放气,而达到低填充率并联贮箱加注的目的。
审查员下发了两次审查意见,第一次审查意见和第二次审查意见的内容基本相同。审查意见指出基于该区别该权利要求实际解决的技术问题是“选用具体零部件,简化部件数量”。
答复思路解析:在第一次审查意见答复时,对于审查意见所指出的区别特征,以及所认定的技术问题,申请人和代理师并不认同。因此,申请人和代理师按照三步法的要求,重新确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,并做了详细的意见陈述。
在第二次审查意见答复时,申请人和代理师发现审查员对于第一次审查意见答复并不认同,而且审查员仍然坚持第一次审查意见中的观点。由于两次审查意见中审查员所指出的缺陷以及理由基本相同。申请人和代理师对审查过程中对比文件的选取、技术特征的对比、技术问题的引出、法律条文的适用等进行了全面地复盘,得到以下隐含信息:本申请全文、甚至审查意见中引用的对比文件1和对比文件2中均未记载审查员所认定的技术问题,也没有提到相关的技术效果,因此,审查意见中关于技术问题的认定缺乏事实依据,认定的技术问题过于主观,不符合《专利审查指南》的要求“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题”。
正是由于审查员过于主观,导致区别技术特征和技术问题的认定简单粗暴,且未对第一次审查意见陈述进行正面的回应。考虑到本申请已经进入第二次审查意见答复阶段,本申请可能面临被误判的可能性。而如果仅仅针对审查意见所指出的缺陷进行答复,可能无法引起审查员的重视。
因此,与申请人讨论后,代理师确定了第二次审查意见答复思路:
首先,需要指出审查员过于主观的问题;其次,通过附图和文字相结合的形式,将本申请与对比文件中提及的零部件在结构位置和实现功能上进行一一对比,对两种技术方案之间的整体区别进行详细说明;再次,对技术特征和技术问题进行重新认定,在论述时重点突出区别。
最终,审查员接受了此次意见陈述的观点,授予本申请发明专利权。