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知识产权托管

谢顺星(原文刊载于:《ACPAA(2010年)首届知识产权论坛论文选编集》)


【摘要】 知识产权托管是指企事业单位委托专业知识产权服务机构管理其全部或部分知识产权及知识产权相关事务的工作模式。本文主要从知识产权托管的概念、方式、原则和步骤等方面,对知识产权托管进行系统阐述。
        【关键词】知识产权 托管 企事业 服务机构
        企事业单位知识产权事务十分复杂,涉及知识产权创造、运用、保护和管理的各个方面,具有很强的专业性,合格的知识产权工作者不仅需要具有良好的技术和法律双重知识背景,还需要具有丰富的知识产权工作经验。然而,我国目前知识产权人才奇缺,绝大多数企业尚不具备成立专门知识产权工作机构和配备专门知识产权工作人员的条件。
        为了解决企业急需的知识产权多方位服务,促进知识产权服务机构调整工作内容、改变工作模式,造就知识产权高端复合型人才,从理论上和实践上研究探讨知识产权托管问题,建立知识产权托管模式,推广真正意义上的知识产权托管是十分必要的。
   本文主要从知识产权托管的概念、方式、原则和步骤等方面,对知识产权托管进行系统阐述。
一、知识产权托管的概念
  托管即委托管理,知识产权托管是指企事业单位(以下简称企业)委托专业知识产权服务机构(以下简称服务机构)管理其全部或部分知识产权及知识产权相关事务的工作模式。
  企业知识产权事务的内容十分广泛,涉及知识产权创造、运用、保护和管理多个方面。按工作类别可分为以下八类:
  1)机构建设与制度建设事务;
  2)信息提供与信息利用事务;
  3)研发支撑与研发管理事务;
  4)权利获得与权利维持事务;
  5)知识产权实施与经营事务;
  6)权利维护与风险控制事务;
  7)品牌宣传与品牌建设事务;
  8)教育培训与考核奖惩事务。
  按工作性质可分为以下六类:
  1)知识产权申请事务;
  2)知识产权维持事务;
  3)知识产权信息事务;
  4)知识产权保护事务;
  5)知识产权经营事务;
  6)知识产权管理事务。
  因此,知识产权托管的内容也就是以上全部或部分内容。
二、知识产权托管的方式
  企业的规模和性质、知识产权事务工作量、知识产权工作水平等差异很大,服务机构的规模和水平也参差不齐,因而知识产权托管的方式也可以多式多样,广义的知识产权托管方式包括以下三种:
  1、完全式托管
  企业将其全部知识产权事务整包给服务机构,服务机构充当企业知识产权部的角色。这种方式适用于完全没有或者仅有少量知识产权工作人员的企业。由于知识产权工作思路由专业机构确定并实施,更有利于获得全面专业的服务和更快地取得工作成效。
  采用这种方式时,双方依据工作内容和工作量确定每年或每几年的托管费用。除托管费用外,服务机构不再向企业收取任何费用。
  按这种方式,服务机构集企业知识产权部和各种中介机构(知识产权代理机构、律师事务所、专利数据公司等)之职能于一身,企业在操作上十分简单。
  虽然这种方式的托管费用相对较高,但企业不需另行配备知识产权工作人员,而且对需要支付在知识产权上的费用十分确定。不过这种方式工作量一旦确定,增加和减少工作量便不太灵活。
  狭义的知识产权托管即指完全式托管,这种托管方式是最典型的托管方式。除非特别指明,本文其他部分所说的托管指这种托管。
  2、顾问式托管
  企业将其咨询性知识产权事务委托给服务机构,服务机构充当企业顾问的角色。这种方式适用于只有少量知识产权工作人员的企业。由于知识产权工作思路的确定和实施往往受到两个主体的影响,要获得更多的专业服务和更快的成效,需要服务机构和企业相关人员经常性地充分沟通和更密切地配合。
  采用这种方式时,双方依据工作内容和工作量确定每年或每几年的托管费用。对具体申请案、纠纷案和咨询项目等具体事项服务,服务机构另行折扣收费。
  这种方式的托管费用相对较低,但企业需要另行配备知识产权工作人员和另行支付具体事项服务费用,操作上较为繁琐,企业对需要支付在知识产权上的费用不太确定。当然这种方式在工作量确定后,增加和减少工作量时较为灵活。
  3、单项式托管
  企业将单项或几项知识产权事务(比如知识产权经营)委托给服务机构,服务机构作为企业单项事务的全权代表。这种方式适用于有较多知识产权工作人员,并且企业知识产权工作水平达到较高程度的企业。由于知识产权工作思路由企业独立确定和实施,专业机构只是作为企业知识产权力量的补充,因此企业只是在单项或多项业务上获取专业服务,通过专业人员取得单项或多项业务的工作成效。
  采用这种方式时,双方依据工作内容和工作量确定单项或几项事务的托管费用。对其他服务(包括顾问服务和具体事项服务),服务机构会另行折扣收费。
  这种方式的托管费用相对较低,但企业需要另行配备知识产权工作人员和另行支付其他服务费用,操作上较为繁琐,企业对需要支付在单项或多项知识产权事务上的费用十分确定。这种方式在工作量确定后,增加和减少工作量时十分灵活。
三、知识产权托管的原则
  知识产权托管不是“专利代理+商标代理+基础知识产权咨询”服务的简单组合,服务机构在知识产权托管中,必须体现“全方位、个性化”,遵循“深入调研、整体把握、量身定制、互动高效”的托管工作原则。
  也就是说,在托管工作中,服务机构以企业主人翁的心态,在严格保守入托企业商业秘密的前提下,深入调研和整体把握企业知识产权工作状况和其他相关工作状况,在准确定位企业知识产权所处发展阶段的基础上,为企业量身定制托管工作方案,即完整的知识产权解决方案,力求与企业互动,高效率地开展各项托管工作。
  企业知识产权工作可以分为低级阶段、初级阶段、中级阶段、高级阶段和顶级阶段。即入门阶段(意识形成阶段)、起步阶段(量能积累阶段)、发展阶段(规则使用阶段)、提升阶段(标准融合阶段)、成熟阶段(资产经营阶段)。

目前我国企业绝大多数处于前三个阶段。针对企业不同的发展阶段和不同的工作重点,托管工作可以为入托企业提供套餐服务。比如,在完全式托管时,可以为入托企业提供以下套餐服务:
  套餐A(对入门阶段/意识形成阶段企业)----普及培训、制度建设、申请素材挖掘、主题技术跟踪、申请代理,以及相关配套服务
  套餐B(对起步阶段/量能积累阶段企业)----普及培训、提高培训、制度体系建设、申请代理、申请素材挖掘、申请部署策划、主题技术跟踪、竞争对手跟踪、侵权分析、预警分析、数据库和平台建设,以及相关配套服务
  套餐C(对发展阶段/规则使用阶段企业)----战略策划、普及培训、提高培训、专门培训、制度体系建设、申请代理、申请部署策划、申请素材挖掘、竞争对手跟踪、主题技术跟踪、预警分析、侵权分析、维权服务、转让许可服务、专利分析、数据库和平台建设,以及相关配套服务。
四、知识产权托管的步骤
  在与企业签订知识产权托管协议后,服务机构在知识产权托管中应当遵从以下工作步骤:
  1、调研并确定企业工作阶段
  可以采用问卷调查、面谈交流、电话采访、因特网检索、特定数据库检索、手工查阅、直接索取等方式对入托企业知识产权内外部环境,包括企业基本状况、企业知识产权状况、相关法律法规状况和行业状况(例如企业经营策略、企业经营规模、企业知识产权申请和授权状况、企业技术状况、企业知识产权管理状况、企业研发投入状况,国内法律状况、国外法律状况、行业发展状况、竞争对手状况、行业技术发展状况)等进行调研。
  在以上调查和全面清点的基础上,确定入托企业知识产权工作所处的阶段(即确定企业知识产权工作处于入门阶段、起步阶段、发展阶段、提升阶段,还是成熟阶段)。
  2、分析并制定托管工作方案
  根据入托企业的状况和知识产权工作所处的阶段,采用SWOT分析法等各种分析方法,对入托企业知识产权工作所要遵循的原则进行系统分析,通过分析依次解决以下问题:
        ·确立开展知识产权工作的策略和方法;
        ·提出在知识产权创造、运用、保护和管理上的工作目标;
        ·明确知识产权工作所要解决的主要问题;
        ·找出达到目标的途径和办法;
        ·制定托管工作方案,按时间顺序分解工作目标,确定托管工作的具体工作内容和工作步骤。
  3、实施并跟踪托管工作状况
  按照托管工作方案,组织托管工作的全面实施。实施过程中要注意以下几点:
        ·注重与企业相关部门和人员的联动,定期向入托企业领导提出阶段性策略建议和长期性战略建议;
        ·保持工作方案的稳定性,在各环节上都必须在方案框架内开展工作,特别是不能轻易更改总体格局;
        ·及时反馈实施情况,对实施情况进行评估研究,将经验教训反馈到下一步的实施中;
        ·在方案所依据的基础条件发生重大变化时,对方案工作内容和工作方式作出及时的调整。
作者简历:
        谢顺星 专利代理人/司法鉴定人
        ·硕士,毕业于中国协和医科大学生物药学专业
        ·1991年开始从事专利工作
        ·中华全国专利代理人协会企业知识产权委员会副主任、国家知识产权战略专家库专家、北京市知
        ·识产权办公会议工业委员会专家组专家、全国知识产权维权援助优秀合作专家、北京农学会副理事长
        ·曾在国家知识产权局从事专利审查工作10年
        ·先后担任生物工程处和食品工程处副处长
        ·曾在美国专利商标局和澳大利亚墨尔本大学研修
        ·并曾在美国孟山都公司短期从事专利工作
        ·主持知识产权研究咨询课题20余项
        ·主持编著了全国《专利代理指导标准(咨询业务部分)》
        ·主持编著了北京市企业培训教材《企业专利工作实务》
        ·参与了中国专利法第三次修改
        ·曾在北大论坛上发表演讲,并应邀多次在国外发表演讲
        联系电话:010-62196988
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