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浅析权利要求书保护范围的清楚与否

北京路浩知识产权代理有限公司 周琦

   在实际的专利代理工作中,经常会遇到与权利要求书保护范围是否清楚的相关问题,笔者在一次偶然的机会了解到专利号为ZL 200420091540.7的专利侵权纠纷案,该案中主要的争议焦点即在于权利要求书的保护范围是否清楚,故而,就基于该案件就权利要求书保护范围清楚与否的认定方式进行探讨,当然,笔者水平有限,欢迎业内各位大牛的批评和指正。

   该专利侵权纠纷案为:柏某就其专利号为ZL 200420091540.7的专利诉成都某营销服务中心等侵害实用新型专利权的案件,下面简述侵权诉讼中权利要求书保护范围不清楚的不利情况(以下当事人名称为化名)。

   原告柏某是专利号为ZL 200420091540.7、名称为“防电磁污染服”的实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。

   涉案专利的权利要求1的技术特征为:

   A.一种防电磁污染服,包括上装和下装;

   B.服装的面料里设有起屏蔽作用的金属网或膜;

   C.起屏蔽作用的金属网或膜由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成。

   该专利说明书中记载,该专利的目的是提供一种成本低、保护范围宽和效果好的防电磁污染服。所述金属细丝可用市售5到8丝的铜丝等,所述金属粉末可用如软铁粉末等。附图1、2表明,防护服是在不改变已有服装样式和面料功能的基础上,通过在面料里织进导电金属细丝或者以喷、涂、扩散、浸泡和印染等任一方式的加工方法将导电金属粉末与面料复合,构成带网眼的网状结构即可。

   2010年5月28日,成都某营销服务中心销售了由上海某公司生产的防辐射服上装,产品售价为490元,其技术特征为:

   A.一种防电磁污染服上装;

   B.服装的面料里设有起屏蔽作用的金属防护网;

   C.起屏蔽作用的金属防护网由不锈钢金属纤维构成。

   2010年7月19日,原告柏某以成都某营销服务中心销售、上海某公司生产的防辐射服上装(以下简称被诉侵权产品)侵犯涉案专利权为由,向四川省成都市中级人民法院提起民事诉讼,请求判令成都某营销服务中心立即停止销售被控侵权产品;上海某公司停止生产、销售被控侵权产品,并赔偿经济损失100万元。

   依据《中华人民共和国专利法》第26条第4款、第59条第1款,四川省成都市中级人民法院于2011年2月18日作出一审判决,驳回原告柏某的诉讼请求。宣判后,柏某提起上诉。四川省高级人民法院于2011年10月24日作出二审判决,驳回原告柏某的上诉,维持原判。柏某不服,向最高人民法院申请再审,最高人民法院于2012年12月28日裁定驳回其再审申请。

   法院生效裁判认为:本案争议焦点是上海某公司生产、成都某营销服务中心销售的被控侵权产品是否侵犯柏某的“防电磁污染服”实用新型专利权。

   依据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第26条第4款规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《专利法》第59条第1款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”可见,准确界定专利权的保护范围,是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。如果权利要求书的撰写存在明显瑕疵,结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识以及相关现有技术等,仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义,无法准确确定专利权的保护范围的,则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此,对于保护范围明显不清楚的专利权,不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。

   本案中,涉案专利权利要求1的技术特征C中的“导磁率高”的具体范围难以确定。

   首先,根据原告提供的证据,虽然磁导率有时也被称为导磁率,但磁导率有绝对磁导率与相对磁导率之分,根据具体条件的不同还涉及起始磁导率μi、最大磁导率μm等概念。不同概念的含义不同,计算方式也不尽相同。磁导率并非常数,磁场强度H发生变化时,即可观察到磁导率的变化。但是在涉案专利说明书中,既没有记载导磁率在涉案专利技术方案中是指相对磁导率还是绝对磁导率或者其他概念,又没有记载导磁率高的具体范围,也没有记载包括磁场强度H等在内的计算导磁率的客观条件。本领域技术人员根据涉案专利说明书,难以确定涉案专利中所称的导磁率高的具体含义。

   其次,从原告提交的相关证据来看,虽能证明有些现有技术中确实采用了高磁导率、高导磁率等表述,但根据技术领域以及磁场强度的不同,所谓高导磁率的含义十分宽泛,从80 Gs/Oe至83.5×104 Gs/Oe均被原告称为高导磁率。原告提供的证据并不能证明在涉案专利所属技术领域中,本领域技术人员对于高导磁率的含义或者范围有着相对统一的认识。

   最后,原告主张根据具体使用环境的不同,本领域技术人员可以确定具体的安全下限,从而确定所需的导磁率。该主张实际上是将能够实现防辐射目的的所有情形均纳入涉案专利权的保护范围,保护范围过于宽泛,亦缺乏事实和法律依据。

   综上所述,根据涉案专利说明书以及原告提供的有关证据,本领域技术人员难以确定权利要求1技术特征C中“导磁率高”的具体范围或者具体含义,不能准确确定权利要求1的保护范围,无法将被诉侵权产品与之进行有实质意义的侵权对比。因此,二审判决认定原告未能举证证明被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围,并无不当。

   笔者认为,代理人在撰写专利申请文件时,可在前期撰写适当规避上述案情中可能出现的关于权利要求保护范围不清楚的问题,使授权后的实用新型专利在侵权诉讼中具有更为稳固的法律地位。

   一、明确侵权判断的判断标准和方法

   在判断是否侵犯发明、实用新型专利权时,明确判断侵权的标准和方法是尤为重要的。判定的标准是看被诉侵权产品(或方法)的技术特征是否落入涉案专利权的保护范围内,如落入,则构成侵权。判定的方法则是将被诉侵权产品(或方法)的技术特征与涉案专利权的保护范围进行对比,具体方法如下:

   1、确定专利权的保护范围。根据《专利法》第26条第4款和第59条第1款可知,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

   2、根据全面覆盖原则,将被诉侵权产品(或方法)的全部技术特征与涉案专利权利要求中记载的技术方案的全部技术特征逐一进行对应比较,被诉侵权产品(或方法)与涉案专利的独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同,则构成侵权。具体分四种情况:

   a)包含:被诉侵权产品(或方法)的技术特征包含了涉案专利权利要求中记载的全部必要技术特征;

   b)上位概念涵盖下位概念:涉案专利独立权利要求中记载的必要技术特征采用的是上位概念,被诉侵权产品(或方法)是下位概念;

   c)新增加:被诉侵权产品(或方法)在利用涉案专利权利要求中的全部必要技术特征的基础上,又增加了新的技术特征;

   d)从属专利:被诉侵权产品(或方法)是对涉案专利技术的改进,并获得了专利权,属于从属专利,未经涉案专利权人许可,擅自实施从属专利。

   3、根据等同原则,将被诉侵权产品(或方法)的技术特征与涉案专利权利要求中的技术特征比较,即使从字面上看不相同,但经过分析可以认定两者是相等同,即两者以相同的手段,实现基本相同的功能,产生基本相同的效果,或者,被诉侵权产品(或方法)的技术特征是该专利所属领域普通技术人员通过阅读专利权利要求和说明书,无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。在这种情况下,会认定被控侵权物落入了专利权的保护范围。

   结合本案的案情可以看到,本案的涉案专利由于无法清晰的界定权利要求书的保护范围,导致了在进行侵权判定时,无法将被诉侵权产品与涉案专利进行有实质意义的侵权对比,从而使得法庭对原告的诉讼请求不予支持。

   二、确保权利要求的保护范围清楚

   在明确侵权判断的判断标准和判断方法后可以看出,权利要求的保护范围清楚,对于专利在侵权诉讼中确立其稳固的法律地位有着重要意义,可以说是侵权判断的前提和重要依据。

   在《专利审查指南》(2010版)(以下简称《指南》)中有明确规定:权利要求书是否清楚,对于确定发明或实用新型要求保护的范围是极其重要的。权利要求书应当清楚,一是指每一项权利要求应当清楚,二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

   这其中就明确指出了:首先,每项权利要求的类型应当清楚,权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应,产品权利要求适用于产品发明或实用新型,方法权利要求适用于方法发明;其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚;最后,构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

   同时,《指南》中还明确指出:权利要求中不得使用对本领域技术人员而言,含义不确定的用语。比如本案的涉案专利独立权利要求中的技术特征C中的“导磁率高”的措辞含义是不确定的,“导磁率高”在本技术领域中并不具备公认的确切含义,而且涉案专利的说明书中,并没有记载导磁率高的具体范围,也没有记载包括磁场强度H等在内的计算导磁率的客观条件,甚至没有提供更加精确的措辞来进一步解释权利要求书中不清楚的词语,即是说,涉案专利的说明书对于“导磁率高”没有给出有利的证据,无法为权利要求1界定保护范围进行合理的解释。

   三、保证权利要求的布局合理

   为了便于清晰的界定权利要求书的保护范围,笔者建议在撰写权利要求书时应在独立权利要求中仅记载必要技术特征,并合理布局各项从属权利要求。

   根据《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《实施细则》)第20条第2款规定,独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。《实施细则》第20条第3款规定,从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。

   本案的涉案专利中,权利要求书仅包含一条独立权利要求,没有任何从属权利要求对其进行进一步限定,如果能在撰写时,充分考虑合理布局权利要求,为涉案专利的独立权利要求增加从属权利要求,特别是针对“导磁率高”进行进一步限定的从属权利要求,如导磁率的定义或导磁率的范围等。相信本案中,涉案专利作为侵权诉讼的重要证据,将具有更为稳固的法律地位,也能够获得其应有的法律保护效果。

   此外,笔者认为代理人在撰写时可以考虑“导磁率高且无剩磁”是否为必要技术特征,如果其为非必要技术特征,完全可以将其放入从权中,作为技术特征B“起屏蔽作用的金属网或膜”的进一步限定。

   需要注意的是,合理布局权利要求的同时,需要保证各项权利要求中记载的技术特征均需要得到说明书的支持,即最低限度应将“导磁率高”的具体解释,如导磁率的定义、导磁率的范围或导磁率的计算方式写在说明书中。

   综上所述,笔者认为代理人在撰写专利申请文件时应注意以下几点:

   首先应充分考虑该专利申请在授权后,一旦进入无效诉讼阶段,如何具有更加稳固的法律地位,即在撰写时,如果能适当考虑保证该专利申请具有合理的、清楚的保护范围,避免了专利权后期进入诉讼阶段可能存在的风险。

   其次,为了确保权利要求的布局合理、保护范围清楚,可在权利要求中仔细甄选对本领域技术人员而言含义清楚的措辞,仅将必要技术特征记载在独立权利要求内,并合理安排适当数量的从属权利要求,以对独立权利要求进行进一步限定。

   最后,如果有必要采用含义不够清楚的词语时,可在从属权利要求中,或者至少在说明书中予以明确的解释或清晰的范围界定,以使该专利申请的权利要求具有清楚的保护范围,从而使授权后的专利能够获得其应有的法律保护和实用价值。

   注:案源资料来自于《人民法院报》第04版指导案例55号。